Доминанта

Досрочное прекращение свидетельства на торговую марку в связи с ее неиспользованием

30 авг. 2018

Суждение "Use it or lose it" отображает один из принципов добросовестного владения торговой маркой, и дословно переводится «используй, или теряй». 

С каждым годом количество наименований торговых марок растет в геометрической прогрессии. Как правило, владельцы ТМ подают заявки с указанием широкого перечня товаров и услуг (МКТУ), в том числе тех, для которых обозначение не планируется использовать.  

Одним из способов досрочного прекращения действия торговой марки, является такое прекращение в связи с неиспользованием ТМ.

Что касается сроков досрочного прекращения действия свидетельства на торговую марку, то наше законодательство напрямую противоречит международному. Так, с сентября 2017 вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (далее - Соглашение), устанавливающее иной срок неиспользования ТМ, чем в нашем законодательстве, который является основанием для досрочного прекращения действия свидетельства.

В соответствии со ст.ст. 197-198 Соглашения - регистрация ТМ подлежит аннулированию, если в течение непрерывного пятилетнего периода знак для товаров и услуг не использовался, а также отсутствуют надлежащие причины для его неиспользования.

Согласно же Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее - Закон), а именно ч. 4 ст. 18: «если знак не используется в Украине полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров или услуг в течение трех лет с даты публикации сведений о выдаче свидетельства или от другой даты после этой публикации, действие свидетельства на такой знак может быть прекращено досрочно».

Кстати, досрочно аннулировать товарный знак можно как полностью, так и частично по классам МКТУ, в которых не используется знак.

И так, мы видим, что международное соглашение говорит о 5 летнем сроке, а украинское законодательство называет цифру 3.

Конечно же, нормы Соглашения имеют преимущество перед нормами национального законодательства (ч. 2 ст. 19 ЗУ «О международных договорах Украины»), но для того чтобы разобраться в данном вопросе прибегнем к практической стороне – судебным решениям.

Практика по данному вопросу является достаточно скудной, но все же есть.

Так, некоторые суды первой инстанции и апелляции указывают о 3-х летнем сроке давности (решение от 22 февраля 2018 года № 760/21361/16-ц и постановление от 19 апреля 2018 года № 910/18708/16).

В деле № 910/14972/17 суды первой и второй инстанции в своих решениях ссылаясь на Соглашение отказали истцу в досрочном прекращении использования ТМ, который свою позицию мотивировал нормами национального законодательства.

Окончательную точку в данном вопросе поставил Верховый Суд в постановлении от 17.07.2018 года, где указал на то что для признания свидетельства торговой марки недействительным вследствие неиспользования знака, следует применять нормы Конвенции и пятилетний срок.

Что же будет являться доказательством использования/неиспользования торговой марки?

Согласно Постановления Пленума Высшего хозяйственного суда Украины «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности" № 12 от 17.10.2012 года доказательствами факта использования торговой марки, могут являться:

- экземпляры товаров, на которых нанесен соответствующий знак;

- документы с изображением знака (каталоги, прайс-листы с предложениями о предоставлении услуг или поставки товаров);

- первичную документацию и тому подобное.

В то же время, факт неиспользования ТМ, можно подтвердить следующими доказательствами:

 - уведомления соответствующих органов об отсутствии выдачи лицензий на использование ТМ (к примеру, вы считаете, что ТМ не используется в 36 классе для банковских услуг, для этого напишите запрос в НБУ о том выдавалась ли лицензия для банка с обозначением спорной ТМ);

- сообщение Министерства экономического развития и торговли Украины об отсутствии сертификатов соответствия на продукцию под соответствующей ТМ;

- справки мониторинговых исследований по объявлениям на телевидении, радио и печатных СМИ, об отсутствии рекламы ТМ на телевидении, радио и тому подобное.

Интерес в данном вопросе представляет также и практика ЕС. С одной стороны, Европейский суд установил, что использование, направленное исключительно на поддержание регистрации, не может быть исключительным правом на пользование ТМ.  Необходимо, чтобы ее использование служило реальным коммерческим целям.

С другой стороны, судом было отмечено, что при оценке того, является ли такое пользование истинным (учитывая все факты и обстоятельства), нужно учитывать имел ли целью правообладатель ТМ удержать либо занять место на рынке для товаров и услуг, которые защищены законом.

В завершение стоит сказать о том, что владение исключительным правом на товарный знак не образует монополистической деятельности. Как было объективно отмечено американским судом в деле Clorox Co. v. Sterling Winthrop Inc., "право на товарный знак, в отличие от прав на другие объекты интеллектуальной собственности, не создает правовой монополии на какой-либо товар или идею, оно дает право лишь на обозначение». Поэтому в случае неиспользования ТМ более 5 лет ее правообладателем, любое лицо которое заинтересовано о досрочном прекращении прав на использование такой ТМ имеет право обратится с соответствующим иском в суд.

 

 

 Юлия Макаровец

 помощник юриста АО"КФ"ДОМИНАНТА"

   

Теги: торговая марка

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.




Другие новости


Захист авторських прав на похідний музичний твір

Проблема захисту авторських прав актуальна не тільки для України, але і для світового співтовариства.

Як будуть перевіряти працевлаштування інвалідів?

Нещодавно Кабінет Міністрів України своєю постановою  від 05 червня 2019 р.  № 466 змінив Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю.

Незаконное обогащение по-новому. Что предлагает законопроект Зеленского и почему Верховная Рада не спешит его рассматривать.

3 июня Президентом был внесён на рассмотрение Верховной Рады и определён как неотложный законопроект о незаконном обогащении № 10358.